Déposer une marque : trois erreurs à éviter

Protéger sa marque commence dès le dépôt. Pourtant, beaucoup d’entrepreneurs commettent des erreurs qui peuvent fragiliser leurs droits ou entraîner des coûts évitables.

Voici les trois plus fréquentes :

Erreur n°1 : Négliger la recherche d’antériorités

C’est aujourd’hui de notoriété publique, pour pouvoir enregistrer une marque il faut que celle-ci soit disponible.

• A défaut, vous vous exposez à diverses procédures :

-          Une procédure d’opposition : procédure permettant à un tiers de s’opposer à l’enregistrement de votre marque ;

-          Une procédure d’annulation : quand bien même vous parvenez à enregistrer votre marque, cette procédure permet à un tiers de solliciter l’annulation a postériori de votre marque ;

-          Une action en contrefaçon : procédure permettant au tiers lésée d’obtenir votre condamnation à des dommages-intérêts mais également de faire cesser l’utilisation illicite de sa marque en vous contraignant à modifier toute votre communication, documentation commerciale voire procéder à la destruction des produits arborant la marque en cause.

L’absence de recherche d’antériorités peut ainsi s’avérer extrêmement couteuse, elle ne doit absolument pas être négligée.

• Plus encore, votre recherche d’antériorités ne doit pas se limiter à la recherche de marques antérieures.

En effet, l’enregistrement d’une marque portant sur un signe déjà utilisé par un tiers dans la vie des affaires peut également donner lieu à de telles procédures quand bien même le signe ne serait pas enregistré à titre de marque.

Exemple : nom commercial, enseigne, droit d’auteur, nom de domaine etc.

 A cela s’ajoute également l’action en concurrence déloyale qui peut substituer voire compléter l’action en contrefaçon.

Il est donc conseillé de consulter non seulement les bases de données de marques (INPI, EUIPO etc.) mais également d’effectuer des recherches sur des moteurs de recherche, réseaux sociaux ou registre du commerce et des sociétés (via Infogreffe).

Erreur n°2 : Ne pas avoir un périmètre clair de produits et/ou services

Au moment de l’enregistrement de votre marque, il vous sera demandé de choisir les produits pour lesquels votre marque sera protégée.

En effet, la protection d’une marque est limitée aux produits et/ou services listés dans l’enregistrement.

Dans ce cadre il vous sera proposé des produits et services tous classés en plusieurs catégories et sous-catégories appelée la classification de Nice.

• L’erreur fréquente est de fixer un périmètre trop large en sélectionnant une catégorie dans son intégralité qui peut contenir plusieurs centaines de produits alors que vous n’en exploitez que quelques un.

Il est rappelé qu’en enregistrant votre marque, vous vous engagez à l’exploiter dans le périmètre choisi. Il vous appartient ainsi de démontrer l’exploitation de la marque pour chacun des produits choisis.

A défaut d’exploitation de votre marque pour chacun des produits pendant une période continue de 5 ans vous vous exposez à une action en déchéance à l’encontre de votre marque.

• La deuxième erreur est de choisir un périmètre trop restrictif et de ne pas anticiper les proches évolutions de votre activité.

Si vous avez oublié d’inclure des produits et services dans votre enregistrement, le seul moyen de rattraper cet oubli et d’enregistrer une deuxième marque engendrant ainsi des frais supplémentaires.

Par ailleurs l’enregistrement de cette deuxième marque peut être compromis si entre-temps un tiers a déjà enregistré une marque identique ou similaire pour ces produits négligés.

Il est donc impératif au moment de l’enregistrement d’effectuer un audit sérieux sur ses activités, les produits proposés, et les perspectives d’évolution sur les prochaines années.

Erreur n°3 : Choisir des termes trop génériques pour l’enregistrement de votre marque verbale

• Il est rappelé que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de termes génériques et usuels n’est pas autorisé.

Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas le droit d’utiliser des mots qui existent dans le langage courant, cependant la marque ne doit pas être usuellement utilisée pour désigner ou décrire les produits ou services que vous vendez.

Exemple : si vous vendez des stylos vous ne pouvez pas enregistrer les mots « stylo », « feutre », « plume » ces mots doivent effectivement rester à la disposition de tout le monde car ils sont nécessaires pour désigner ces produits.

Il en va de même pour les adjectifs.

 Exemple : « simple », « facile », « effaçable» etc.

Il est donc impératif, si vous souhaitez utiliser des termes génériques de les combiner avec des termes distinctifs (inventés ou qui n’ont pas de lien avec vos produits) ou d’y ajouter des éléments ornementaux suffisamment dominants.

• Par ailleurs, l’utilisation de termes génériques peut affaiblir la protection de votre marque.

Pour apprécier la contrefaçon la jurisprudence a tendance à se concentrer sur les termes distinctifs et non les termes génériques.  Ainsi votre marque peut être contrainte de cohabiter avec d’autres marques comprenant des éléments identiques.

Exemple : l’enregistrement de votre marque « ABC Expert » ne vous permettra pas d’empêcher un tiers d’enregistrer la marque « VWXYZ Expert » le terme « expert » étant générique.

Dès lors, l’utilisation de termes génériques si elle peut être intéressante d’un point de vue communication doit être maitrisée afin de permettre un enregistrement et s’assurer une protection suffisante.

Maître Tiffany RAJERIARISON accompagne les entrepreneurs et dirigeants dans leurs démarches de protection de marque.

Pour toute demande, vous pouvez utiliser le formulaire de contact.